I Rotoloni Regina, non finiscono mai. Ora finiscono in Cassazione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile 2016, n. 7738)

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 25 agosto 2011, respingendo gli appelli principale ed incidentale, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 5 novembre 2008, la quale aveva dichiarato, accogliendo la domanda riconvenzionale di Industrie Cartarie Tronchetti s.p.a., la nullità del marchio “…” della Soffass limitatamente ai prodotti rotoli da cucina e di carta igienica, respingendo le altre domande, in particolare la domanda, proposta da Soffass s.p.a., di accertamento della validità del marchio predetto e di quello “… Regina non finiscono mai”, nonché di contraffazione asseritamente operata da Industrie Cartarie Tronchetti s.p.a. e da Unes Maxi s.p.a. mediante l’uso della parola “…” nella pubblicità e nelle confezioni del prodotto “(omissis)”, e quelle conseguenti di inibitoria, ritiro degli esemplari ed altre sanzionatorie, e di risarcimento del danno in forma generica.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ritenuto che: a) l’onere di provare la convalidazione marchio per intervenuta secondarizzazione gravi sulla Soffass s.p.a., costituendo essa un’eccezione a fronte della domanda di nullità del marchio, quest’ultima risultante con certezza in ragione dell’intrinseco carattere descrittivo del segno in rapporto al prodotto; né la valutazione compiuta in sede amministrativa dall’ufficio marchi e brevetti in ordine all’avvenuta secondarizzazione muta la ripartizione dell’onere della prova; in ogni caso, è dimostrato l’uso commerciale comune del termine “…” per indicare grossi rotoli di carta, indipendentemente dalla loro provenienza da un dato produttore; b) è “…”, perché si presta ad interpretazioni decisamente antitetiche, posto che l’associazione appare sempre con il termine “…”, risultando l’altro impossibile da utilizzare da solo; o) gli investimenti pubblicitari effettuati dalla ricorrente per rimarcare quella caratteristica dei rotoli di carta igienica fanno parte delle ordinarie componenti di rischio d’impresa; d) la sentenza di primo grado non ha affatto ritenuto necessario per il secondary meaning la perdita dell’originario carattere descrittivo del segno.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente Soffass s.p.a. sulla base di quattro motivi, illustrati dalla memoria di cui all’art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso Industrie Cartarie Tronchetti s.p.a., che produce parimenti memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 13, 2 e 3 comma, e 121 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, oltre alla insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato che la titolare del marchio beneficiava della presunzione di capacità distintiva del medesimo in virtù della sua avvenuta registrazione come “secondarizzato”: esso, invero, era valido sin dall’origine, posto che la sua registrazione era avvenuta proprio sul presupposto della “secondarizzazione”, onde è Soffass s.p.a. gravata dell’onere della prova al riguardo.

La corte del merito, pertanto, ha violato la regola, secondo cui la registrazione del marchio ne comporta la presunzione di validità, avendo nella specie esso acquistato carattere distintivo per effetto dell’uso che ne è stato fatto prima della domanda di registrazione grazie al fenomeno del secondary meaning; mentre l’art. 121 citato pone l’onere della prova a carico di colui che impugna per nullità il marchio, onde la norma, in combinato disposto con l’art. 13 del decreto, va interpretata nel senso che la presunzione di validità del marchio registrato, riguardato sotto il profilo della capacità distintiva, opera con riferimento all’acquisizione della suddetta capacità prima della registrazione.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, 2 e 3 comma, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, oltre all’insufficiente motivazione, per avere la sentenza impugnata subordinato la rilevanza dell’acquisizione del significato secondario alla perdita di quello primario; fra l’altro, ha corte del merito non ha ammesso l’indagine demoscopica, la quale avrebbe potuto provare la “secondarizzazione” del marchio “…”.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 13 e 20 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, oltre alla insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato la distinzione tra marchio speciale e marchio generale, e mancato di valorizzare adeguatamente – pur avendovi dato credito – i risultati dell’indagine di mercato prodotta da Soffass s.p.a. in atti, da cui era risultata l’associazione, per i consumatori, tra i marchi “…” e “…” e la non associazione del primo ad altri marchi, almeno per il 50% del campione. Mentre anche la Corte di giustizia (sentenza 7 luglio 2005, C-353/05) ha statuito che il carattere distintivo del marchio può essere acquisito in combinazione ad uno registrato.

Con il quarto motivo, censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, 2 e 3 comma, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, oltre all’insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato che la tutela del secondary meaning assunto dal marchio “…” mirava alla salvaguardia degli ingenti investimenti effettuati dalla Soffass s.p.a, al fine di evitare alle imprese concorrenti di appropriarsi parassitariamente di un segno che il pubblico percepisce come distintivo.

2. – Il primo motivo è infondato.

2.1. – Ai sensi dell’art. 18 l. mar., non possono “costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa… b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Prevede, poi, l’art. 19 l. mar., che, in deroga a quanto detto, “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo” (articolo così sostituito dall’art. 19 d.lgs. n. 480/1992).

Coerentemente, il quadro è completato dall’art. 47 l. mar., secondo cui il marchio è nullo se è in contrasto col disposto dell’art. 18 citato, e dall’art. 47-bis, il quale fa salvo il marchio che abbia acquistato capacità distintiva successivamente alla registrazione.

Le disposizioni menzionate sono analoghe a quelle degli art. 13 e 25 d.lgs. 30/2005.

Se, dunque, la prima norma intende evitare di concedere diritti di esclusiva a parole o segni che sono meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica tecnica del prodotto (fra le altre, Cass. 23 febbraio 1998, n. 1929), le successive disposizioni pongono un’eccezione sia al divieto di registrazione, sia alla (pronuncia di accoglimento della domanda di) nullità del marchio, allorché il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della proposizione della domanda o eccezione di nullità.

2.2. – Si tratta del cd. secondary meaning, il quale, secondo il senso letterale dell’espressione (“significato secondario”, inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato.

Tale fenomeno è stato elaborato ai fini della cd. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva perché mancante di originalità, in quanto generico o descrittivo, e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso: esso, pertanto, pur a volte utilizzato al fine di cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva (anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole), ricorre propriamente quando il marchio descrittivo divenga successivamente distintivo attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità.

In tale ipotesi, l’ordinamento recepisce il dato di fatto dell’acquisizione successiva e “secondaria” della “distintività”, attraverso un meccanismo di “convalidazione” del segno, espressamente previsto dalla legge marchi nella formulazione successiva alla novella di cui al d.lgs. n. 480/1992, con l’inserimento, ad opera di quest’ultimo, dell’art. 47-bis l. Mar. (v. ora art. 13 c.p.i.).

Si è rilevato come la modifica introdotta dal d.lgs. n. 480/1992 abbia codificato un principio già affermato in giurisprudenza, secondo cui può divenire valido un marchio che, pur originariamente privo di carattere distintivo, tale carattere abbia acquisito nel tempo per l’uso che ne sia stato fatto (Cass. 3 aprile 2009, n. 8119; e v. Cass. 26 gennaio 1999 n. 697).

In sostanza, è soprattutto per effetto dell’elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla. Massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l’identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.

L’esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione.

2.3. – Va precisato che la valutazione positiva, compiuta dall’ufficio marchi e brevetti in sede amministrativa, nel momento in cui ha reputato registrabile il marchio perché dotato di adeguata capacità distintiva, non è vincolante per il giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di nullità del marchio da terzi proposta.

Invero, quella valutazione – così come, in settore limitrofo, le valutazioni compiute dal notaio o, su ricorso di parte, dal giudice dell’omologazione degli atti societari, ex art. 2436 c.c., al fine di verificare se ricorrono le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione – non vincolano il giudice del successivo ed eventuale giudizio ordinario di cognizione, volto ad infirmare l’atto o i marchio iscritto: le prime a contento sostanzialmente amministrativo, le seconde demandate al giudice dei diritti ed obblighi.

2.4. – La menzionata disciplina significa che, nella distribuzione dell’onere probatorio, la genericità del segno e la sua usuale forma comune ne determinano la nullità, tuttavia “sanata” dalla acquisizione del carattere distintivo, pur dopo la registrazione.

A norma dell’art. 121 d.lgs. 30/2005, appunto intitolato alla ripartizione dell’onere della prova, l’onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe a chi impugna il titolo: una volta fornita tale prova, pertanto, l’onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sulla controparte.

Oggetto dell’onere della prova, in questo caso, non è nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall’uso intenso della parola, tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori – l’esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno.

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo, avendo la corte del merito fatto uso corretto delle regole sull’onere della prova, allorché ha affermato che l’onere di provare la convalidazione per intervenuta secondarizzazione grava sulla titolare del marchio.

3. – Il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, sono parzialmente fondati.

La sentenza impugnata, dopo avere correttamente distribuito l’onere della prova, ha aggiunto che, “in ogni caso”, la documentazione in atti prova il perdurante uso del termine col suo carattere generico e descrittivo, solo il 51% degli intervistati associa i termini nella locuzione “…” e la demoscopica non potrebbe comunque essere determinante, dato che, pur ove provato il dato percentuale indicato, esso sarebbe passibile di “interpretazioni decisamente antitetiche”.

Tale argomentare – che la corte del merito enuncia quale autonoma motivazione, da sola idonea a sorreggere la decisione oltre a quella sull’onere della prova, e dunque autonomamente impugnabile – si espone, tuttavia, alle censure mosse dalla ricorrente.

Sotto un primo profilo, infatti, ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd. secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune, posto che, con tale fenomeno, la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori, che finiscono per attribuire al termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene spontaneamente associato.

In secondo luogo, come chiarito anche dalla Corte di giustizia (con riguardo al marchio comunitario: cfr. Corte giustizia Unione europea 16 settembre 2015, C-215/14), un segno può acquisire carattere distintivo anche in seguito all’uso che ne è stato fatto, pure in quanto parte o in combinazione con un altro marchio registrato: ciò mediante la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell’unico marchio come proveniente da una determinata impresa.

In terzo luogo, non convince sul piano logico dell’argomentazione l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe irrilevante, ai fini della prova richiesta dell’acquisizione di un secondary meaning del marchio, la risposta positiva della metà degli intervistati, la quale, secondo la consulenza di parte risultante dalle indagini di mercato commissionate da Soffass s.p.a., ricollega la parola “…” al produttore della carta “…”.

Sussiste, invero, il vizio di motivazione lamentato con riguardo all’affermata irrilevanza del dato, secondo cui il 51% del campione ricollega l’espressione al marchio “…”, perché si presterebbe ad “interpretazioni decisamente antitetiche”.

Ove, poi, nel suo insindacabile apprezzamento in fatto, il giudice del merito non avesse reputo provata detta percentuale, in quanto proveniente da una semplice perizia di parte (sul punto, la sentenza non è univoca), lo stesso avrebbe dovuto meglio enunciare le ragioni per le quali ragionevolmente fosse inammissibile una consulenza demoscopica d’ufficio.

Posto, invero, che il titolare del marchio deve assolvere l’onere della prova, che su di lui incombe, della convalidazione del marchio, e che ciò può fare unicamente dimostrando che la percezione del pubblico dei consumatori con riguardo al segno sia cambiata, avendo esso acquistato il significato secondario riconoscibile inequivocamente, è allora necessario, in presenza del rifiuto dello strumento delle indagini demoscopiche da parte del giudice del merito, esprimere una motivazione al riguardo.

Una volta correttamente imputato all’originaria attrice l’onere di provare l’acquisito secondary meaning del marchio, al fine di scongiurare – in controeccezione – l’avversa eccezione di nullità del medesimo, la corte territoriale non avrebbe poi potuto precludere alla Soffass s.p.a. il ricorso ad ogni strumento probatorio disponibile per dimostrare l’assunto.

Con riguardo alle indagini demoscopiche, in particolare, proprio nel settore in questione esse possono rivelarsi necessarie (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un’adeguata prova dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori.

Le ragioni poste a fondamento di questa opzione ermeneutica non sono state espresse in modo sufficientemente comprensibile nella sentenza impugnata e, di conseguenza, il risultato non è conforme a diritto.

Ricorre, in particolare, la contraddittorietà della motivazione, in quanto delle due l’una: o si reputa attendibile la consulenza di parte, ed allora vanno tratte le conseguenze scaturenti dal dato da essa risultante; o si ritiene il contrario, ed allora va consentita l’offerta di prova formata in giudizio anche con apposita ripetizione officiosa dell’indagine.

In dette evenienze, la consulenza sarà volta, in particolare, ad accertare se la parola abbia nella specie acquisito un secondary meaning, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale, anche ove riferibile ad un prodotto della più generale serie contrassegnata dal marchio generale. Ciò in quanto non sono, in se stessi, i mezzi utilizzati allo scopo (gli investimenti pubblicitari) che possono offrire elementi determinanti nell’applicazione di tali principi, quanto piuttosto la risposta del pubblico, onde la particolare importanza di indagini demoscopiche.

4. – Il quarto motivo è inammissibile.

Invero, il passaggio argomentativo censurato, nel suo riferimento agli ingenti investimenti effettuati dalla Soffass s.p.a. quale portato del rischio d’impresa, costituisce una mera motivazione collaterale, privo di qualsiasi effetto di sostegno alla decisione. Ed è noto come, in sede di legittimità, siano inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380).

5. – In conclusione, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo proposti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, respinge il primo e dichiara inammissibile il quarto;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

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